谈《专利审查指南》创造性评价在授权和确权阶段使用同一审查规定所带来的问题及对策

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“本文主要谈在《专利审查指南》中，用（突出的）实质性特点来评价发明和实用新型专利的审查规则的缺陷。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：林晓群

《专利审查指南》对发明和实用新型的创造性的审查规定在第二部分《实质审查》的第四章创造性。第二部分《实质审查》是在专利授权阶段，规定审查员怎么对专利的申请人递交的专利文件，结合其所检索的对比文件，对专利的创造性方面进行审查。

《专利审查指南》对确权阶段，即无效宣告程序中发明和实用新型的创造性的审查规定，在第四部分《复审与无效请求的审查》的第六章无效宣告中实用新型专利审查的若干规定中这样规定：“实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型发明的创造性判断等内容，参照本指南第二部分第四章的规定。”

也即是，《专利审查指南》在授权和确权这两个不同程序中，对发明和实用新型的创造性审查用的是同样的规则。这就导致问题主要集中在发明创造是否具有（突出的）实质性特点的判断上。

以发明专利为例，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。例如，发明克服了现有技术中存在的缺点和不足，或者为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势。在实践中，在授权和确权的过程中，相对很少用显著的进步来评价发明的创造性，因为其要求相对低，只要和现有技术相比能够产生有益的技术效果即可，并没有要求这一个或多个有益的技术效果到底要达到多大的效果。而且，在使用的是不同的技术手段的情况下，并不要求其技术效果要达到使用现有的技术手段所产生的技术效果，就是说，当技术手段不一样的情况下，发明所达到的技术效果比现有技术低点都没有关系。所以，实践中相对很少以发明专利是否具有显著的进步去评价发明的创造性。

本文主要谈在《专利审查指南》中，用（突出的）实质性特点来评价发明和实用新型专利的审查规则的缺陷。

首先先了解下《专利审查指南》中突出的实质性特点的审判标准：

发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

突出的实质性特点的判断：判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

判断方法：判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。即实践中经常被使用的三步法：

（1）确定最接近的现有技术

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者， 虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。

 
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。特殊情况下，当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到 的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。【例如】要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证，根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，可以确定发明实际解决的技术问题是如何提高消费电子设备的用户账户安全性。不能将发明实际解决的技术问题确定为 “如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”。 

（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的不具有突出的实质性特点。 

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示： 

（i）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。【例如】要求保护的发明是一种用铝制造的建筑构件，其要解决的技术问题是减轻建筑构件的重量。一份对比文件公开了相同的建筑构件，同时说明建筑构件是轻质材料，但未提及使用铝材。而在建筑标准中，已明确指出铝作为一种轻质材料，可作为建筑构件。该要求保护的发明明显应用了铝材轻质的公知性质。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。 

（ii）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。【例如】要求保护的发明是一种氦气检漏装置，其包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置；对泄漏氦气进行回收的回收装置；和用于检测具体漏点的氦质谱检漏仪，所述氦质谱检漏仪包括有一个真空吸枪。对比文件1的某一部分公开了一种全自动氦气检漏系统，该系统包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置和对泄漏的氦气进行回收的回收装置。该对比文件1的另一部分公开了一种具有真空吸枪的氦气漏点检测装置，其中指明该漏点检测装置可以是检测具体漏点的氦质谱检漏仪，此处记载的氦质谱检漏仪与要求保护的发明中的氦质谱检漏仪的作用相同。根据对比文件1中另一部分的教导，本领域的技术人员能容易地将对比文件1中的两种技术方案结合成发明的技术方案。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。 

（iii）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。【例如】要求保护的发明是设置有排水凹槽的石墨盘式制动器，所述凹槽用以排除为清洗制动器表面而使用的水。发明要解决的技术问题是如何清除制动器表面上因摩擦产生的妨碍制动的石墨屑。对比文件1记载了一种石墨盘式制动器。对比文件2 公开了在金属盘式制动器上设有用于冲洗其表面上附着的灰尘而使用的排水凹槽。要求保护的发明与对比文件1的区别在于发明在石墨盘式制动器表面上设置了凹槽，而该区别特征已被对比文件2所披露。由于对比文件1所述的石墨盘式制动器会因为摩擦而在制动器表面产生磨屑，从而妨碍制动。对比文件2所述的金属盘式制动器会因表面上附着灰尘而妨碍制动，为了解决妨碍制动的技术问题，前者必须清除磨屑，后者必须清除灰尘，这是性质相同的技术问题。为了解决石墨盘式制动器的制动问题，本领域的技术人员按照对比文件2的启示，容易想到用水冲洗，从而在石墨盘式制动器上设置凹槽，把冲洗磨屑的水从凹槽中排出。由于对比文件2中凹槽的作用与发明要求保护的技术方案中凹槽的作用相同，因此本领域的技术人员有动机将对比文件1和对比文件2相结合，从而得到发明所述的技术方案。因此可认为现有技术中存在上述技术启示。

众所周知，《专利审查指南》是国家知识产权局制定的属于部门规章，是专利审查的具体操作规范。以上段落对创造性的突出的实质性特点方面用三步法作为审查规则，是发明专利申请时的实质审查阶段对国家知识产权局内部的审查员的审查行为的具体操作规范。也就是说，突出的实质性特点判断所用的三步法审查规则，主要是用于要求审查员在审查专利过程中怎么判断专利是否具有创造性。

三步法的第一步常见问题及对策

三步法的第一步就要求专利申请的审查员，确定最接近的现有技术。要求审查员在检索对比文件过程中，找出的对比文件可以是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近的；或者，虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能的。按照以上的要求检索出多个接近的对比文件，然后，看哪一个对比文件公开发明的技术特征最多的现有技术，将这些文件中公开发明的技术特征最多的现有技术确定为最接近的现有技术。

第一，在发明专利实质审查阶段，审查员经常没有将公开发明的技术特征最多的现有技术确定为最接近的现有技术。

在专利的授权阶段，国家知识产权局的审查员或复审合议组相当于是和专利申请人同台竞技的选手，《专利审查指南》这个部门规章则是游戏规则兼裁判。

当申请人收到审查员的第一次审查意见通知书/第二次审查意见通知书/驳回决定或复审决定书之后，要认真检查审查员或复审合议组是否有按三步法的第一步，以公开发明的技术特征最多的现有技术作为最接近的现有技术；如果没有，申请人要向审查员或复审合议组提出其错误之处在于没有按《专利审查指南》这样的部门规章来作出行政行为，要求其将公开发明的技术特征最多的现有技术确定为最接近的现有技术，要求审查员或复审合议组更正其行政行为。在这种情况下，如果审查员或复审合议组仍然不把公开发明的技术特征最多的现有技术确定为最接近的现有技术的话，其行政行为本身就是违反《专利审查指南》的。一般在授权阶段，在申请人提出其行政行为不符合三步法第一步之后，审查员或复审合议组是有义务做出更正的。

第二，在专利确权阶段，专利无效宣告请求人经常没有将公开发明的技术特征最多的现有技术确定为最接近的现有技术。

在专利已经授权之后，当专利无效宣告请求人向国家知识产权局提出无效申请时，同台竞技的选手就变成专利权人和专利无效宣告申请人双方，国家知识产权局无效审理部合议组（以上简称国知局合议组）成为裁判，《专利审查指南》是游戏规则。

这时，如果无效宣告请求人并不是以公开发明的技术特征最多的现有技术作为最接近的现有技术，而是以公开技术特征少的现有技术作为最接近的现有技术时，国知局合议组作为裁判，作为理应是消极中立的一方，也不宜强制地要求无效宣告请求人改变其认定的最接近的现有技术。《专利审查指南》的问题和缺失在于并没有规定当无效请求人不按三步法所规定的第一步来评价专利的创造性时，专利权人和国知局的合议组应当要怎么应对，而这样的情况在实践中是相当普遍的，导致了大部分专利代理师面对这样的情况无所适从，而很大一部分审查员可能也感到困惑。当然，也不乏有国知局的合议组利用《专利审查指南》没有明确规定，而成为装睡的人，做出与事实不符的无效决定书。

那么，专利权人在面对这个问题要怎么应对？当我们遇到问题，在《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》找不到明确的答案时，请上中国裁判文书网检索司法机关的判例，特别是最高人民法院的判例。

对此，北京知识产权法院的《专利授权确权审判案析（2014-2024）》的案析十六“整体技术构思与创造性判断：如果涉案专利与最接近的现有技术具有不同的整体技术构思，且该整体技术构思的获得非显而易见的，则通常可认定涉案专利具备创造性。 ”

显而易见的，还是按照三步法的第三步的三个点去看是否是用同样的技术手段，是否达到一样的技术效果和是否解决一样的技术问题。

另外，《中华人民共和国最高人民法院行政判决书（2022）最高法知行终316号》中明确：“发明构思是指在发明创造的完成过程中，发明人为了解决所面临的技术问题在谋求解决方案的过程中所提出的技术改进思路，决定了发明进行技术改进的途径和最终形成的技术方案的构成。采用“三步法”判断发明是否具有创造性过程中，在判断本领域技术人员是否会对最接近的现有技术产生改进动机以及是否有将作为现有技术的对比文件进行结合的技术启示时，如果发明与最接近的现有技术之间在发明构思上存在较大差异，则本领域技术人员通常不会有改进最接近的现有技术以得到本发明的动机；如果作为现有技术的对比文件之间在发明构思上存在较大差异，则本领域技术人员通常也难以产生将两个发明构思不同的对比文件进行结合以得到本发明的技术启示。”

以上两个判例表示，当无效请求人提出的最接近的现有技术的整体构思和本专利的整体构思不一样时，那这个“最接近的现有技术”就不会给出技术启示，因此，这个“最接近的现有技术”就没有了和其它现有技术和公知常识结合的基础。也就是，我们可以把这个现有技术排除掉了。

更直接地说，当无效宣告请求人检索不出能无效某专利的对比文件时，无效宣告请求人经常会按以下三步（我们可以把它称做伪三步法）来评价专利的创造性：

伪第一步，找出和发明点长得像的产品，最好是一模一样，然后，不管这个长得像的产品技术特征的整体技术方案，也不管该技术特征的技术效果和解决的技术问题，也就不管这个长得像的产品用在哪里，和其它的什么配件配合，不管这个长得像的产品的各个部位的用途和技术效果，直接讲该技术特征公开了专利的发明点，说哪个部位“相当于”专利哪个部位，哪个部件“相当于”专利的哪个部件………，因此专利的发明点就全部被公开掉了。 

伪第二步，当专利权人提出异议，说这些部位或部件的作用和技术效果并不一样，解决的技术问题也不一样时，无效请求人通通说这些异议是“我们认为”“本领域技术人员容易想到的”，或者是在没有证据的情况下说是公知常识；或者是提供了公知常识的证据，但公知常识（对比文件）和本专利也只是长得像，公知常识和本专利所谓的“相当于”的技术特征的作用不同/技术效果不同或解决的技术问题是不同的。

伪第三步，找个跟此专利相关的现有技术或公知常识，说发明点以外的所有技术特征都被公开掉了。

有时候，当专利权人或初入行的专利代理师对专利的法律法规没有吃透的情况下，初一看，还觉得好像说得有道理，好像是这回事。其实，这种伪三步法的思路显然是没有以法律法规规章为依据的，甚至是严重违反法律法规规章的。这种思路和逻辑如果成立的话，那这个世界上任何专利都可以被无效掉，那么，《专利法》和专利的存在就不再有基础和必要了。

以上的伪三步法，也经常被国家知识产权局合议组的《无效宣告请求决定书》所使用，当然，到了行政诉讼阶段，当专利的无效决定被法院撤销之后，国知局的合议组可以以《专利审查指南》没有明确规定其如何做出专利的无效决定这一行政行为理由，国知局的合议组也可以以对案子的事实和法律依据认识不深作为理由，但是，笔者认为，如果《无效宣告请求决定书》所使用就是以上伪三步法的思路和逻辑来决定专利无效，则大概率合议组对该案是装睡的裁判，至少是不合格的裁判，德不配位的裁判。其并没有做到消极中立，至少在结果上是偏袒于其中一方的。

所以，无论是在专利申请的授权阶段还是在专利无效的确权阶段，如果我们发现审查员或无效宣告请求人提供的几个对比文件中，并没有将公开发明技术特征最多的现有技术作为最接近的现有技术来评价发明的创造性时，我们就要警惕，我们就要想对方应该是要使用伪三步法了。而对付伪三步法的法律依据，就是上面北京知识产权法院指导判例和最高人民法院的相关判例，要求作为当不符合三步法的第一步时的创造性审查规则。

在此，笔者也呼吁，下一次修订《专利审查指南》，将以上判例所确定的审查规则增加到无效审查的部分，以使国家知识产权局的审查员能够有法可依。

第三，在授权或确权阶段，国家知识产权局的审查员和无效宣告请求人经常用 “相当于”来评价技术特征的相同或等同。

专利的技术特征具体是怎么被对比文件公开的？无论是在授权阶段还是无效确权阶段，国家知识产权局的审查员和无效宣告请求人针对发明的技术特征最常用的词就是“相当于”，经常说对比文件的某个技术特征相当于被无效专利的某个技术特征，因此，被无效专利的技术特征被公开，该专利因技术特征被公开而没有创造性。然而“相当于”这个词在《专利审查指南》的专利创造性审查中并没有出现，于是当专利权人或专利代理师对于对方提出的“相当于”时，往往缺少可以直接地指出对方错误的法律依据。

《专利审查指南》关于技术特征是否相同或等同的规定在第二部分第三章新颖性的3.2审查基准，其最后一段规定：“上述第3.2.1至3.2.5节中的基准同样适用于创造性判断中对该类技术特征是否相同的对比判断。”  其中，3.2.2 具体（下位）概念与一般（上位）概念/3.2.3 惯用手段的直接置换/3.2.4 数值和数值范围 /3.2.5 包含性能、参数、用途或者制备方法等特征的产品权利要求，这些都是相对具体和适合技术特征的创造性判断的。

然而，第3.2.1 : 相同内容的发明或者实用新型, 是这样规定的：“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件所公开的技术内容完全相同，或者仅仅是简单的文字变换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。另外，上述相同的内容应该理解为包括可以从对比文件中直接地、毫无疑义地确定的技术内容。”  这样的审查规则对于审查发明和实用新型的新颖性是没有问题，因为新颖性是对发明或实用新型的各项权利要求限定的技术方案和对比文件的技术方案进行比较，其比较的是技术方案，而不是只拿技术方案中的某一个或多个技术特征进行比较。针对单个的技术特征，如何审查如何比对，《专利审查指南》并没有明确的规定。

虽然，《专利审查指南》的第二部分第四章创造性：6.4 对要求保护的发明进行审查中规定：“发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行”， “此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。” 要求创造性的审查应当针对权利要求限定的技术方案进行，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，但是，这一规定在实践中依然是无法唤醒装睡的审查员和无效宣告请求人的，他们会割裂技术方案中的每一个技术特征，然后说某个技术特征“相当于”对比文件或公知常识的某个技术特征，组合起来后，发明或实用新型就没有创造性。

虽然，《专利审查指南》的第二部分第七章检索的5.4.2 确定检索要素中规定：“在确定反映技术方案的检索要素时，不仅要考虑技术方案中明确的技术特征，必要时还应当考虑技术方案中的某些技术 特征的等同特征。等同特征是指与所记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征”。也即是，等同特征至少要符合以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果这三个要求。那么，相同的特征至少要符合的三个要求就是相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果。 而在实践中，审查员或无效宣告请求人往往只找出（基本）相同的技术手段，不考虑该技术手段是否实现基本相同的功能，不考虑该技术手段是否达到基本相同的效果，就说“相当于”。以上规定，在实践中经常无法唤醒装睡的审查员和无效宣告请求人。

当法律法规部门规章无直接的明确的规定时，为了使我们的法律依据更有说服力，这时需要找出相应的判例来作为该问题直接的依据。

《最高人民法院知识产权审判案例指导 第七辑》第11示例 《中华人民共和国最高人民法院行政裁定书（2014）知行字第43号》中明确：“创造性，是指同申请日以前已有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。所谓实质性特点是指对本领域的技术人员来说，该发明相对于现有技术是非显而易见的。判断发明相对于现有技术是否显而易见，通常要先确定发明与最接近的现有技术之间的区别特征。具体操作时，通常是把本专利要求保护有技术方案划分成若干技术特征，然后判断最接近的现有技术公开了哪些技术特征，哪些技术特征与本专利相应的技术特征相当，哪些技术特征是区别技术特征。但比对时应当注意，发明是一个整体，技术方案的技术特征之间并不是孤立的，不能割裂特征之间的关系，忽视特征在整体技术方案中所发挥的作用。尤其是涉及机械结构领域的发明创造，可能由于两个技术方案整体的技术构思、工作方式、技术效果不同，结构或位置等形式上看似类似的部件在整个技术方案中实际上起到完全不同的作用。因此，在确定现有技术中的某技术特征与本专利的相应技术特征是否具有相当性时，要考虑它们在各自技术方案中所起的作用是否相同。”

以上最高人民法院知识产权审判案例指导明确指出：是不是“相当于”要看该两个技术方案整体的技术构思、工作方式、技术效果不同，结构或位置等形式上看似类似的部件（技术特征），这些看似类似的部件（技术特征）在整个技术方案中实际上起到的作用是否相同。如果这些看似类似的部件（技术特征）在整个技术方案中实际上起到的作用相同，就可以说“相当于”；如果不同，就不可以说“相当于”。

在此，笔者呼吁，下一次修订《专利审查指南》，将以上判例对如何判断“相当于”所确定的审查规则增加到无效审查的部分，以使国家知识产权局的审查员能够有法可依。

三步法的第二步常见问题及对策

第一，在授权或确权程序中，无效宣告请求人或审查员经常会无视专利文中明确记载的技术特征在技术方案中所起的作用，无视专利文中明确记载的技术特征在技术方案中所起的技术效果和所解决的技术问题，而依靠其自身想要得出的结论去“重新”确定技术特征对应的要解决的技术问题。

《专利审查指南》中三步法的第二步对发明实际解决的技术问题的确定，是建立在第一步的审查是正确的基础上的。现实中，在授权程序中，当审查员错误地用第一步对专利的创造性进行审查时，我们当然可以告诉审查员其第一步的错误之处，并告诉审查员在第一步已经错误的情况下进行第二步是没有意义的。 但是，当审查员不接受我们的意见，或者在确权是无效宣告请求人不以将公开发明的技术特征最多的现有技术确定为最接近的现有技术时，我们如何在第二步应对装睡的审查员和无效宣告请求人，《专利审查指南》并没有这方面的规定。

对此，《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定》中第十二条：“人民法院确定权利要求限定的技术方案的技术领域，应当综合考虑主题名称等权利要求的全部内容、说明书关于技术领域和背景技术的记载，以及该技术方案所实现的功能和用途等。” 第十三条：“说明书及附图未明确记载区别技术特征在权利要求限定的技术方案中所能达到的技术效果的，人民法院可以结合所属技术领域的公知常识，根据区别技术特征与权利要求中其他技术特征的关系，区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用等，认定所属技术领域的技术人员所能确定的该权利要求实际解决的技术问题。

被诉决定对权利要求实际解决的技术问题未认定或者认定错误的，不影响人民法院对权利要求的创造性依法作出认定。”

这二条法条被大家称为确定权利要求实际解决的技术问题的内部证据优先原则。专利权人可以据此法律依据要求审查员或无效宣告请求人，让审查员或无效宣告请求人提供权利要求所起到的技术效果和所解决的技术问题并非专利文明确记载的证据和理由，如果审查员或无效宣告请求人无法提供证据和理由，则必须按照内部证据优先原则，以专利文明确记载的权利要求所起的技术效果和所解决的技术问题为准。而不是去按其自身的意愿去强行重新确定所要解决的技术问题。

第二，在授权或确权程序中，当专利文所记载的权利要求的某个技术特征有多个技术效果，这些技术效果对应解决多个技术问题时，无效宣告请求人或审查员经常会只选择其中的一个或一部分技术效果，并指出其选择的技术效果和对应解决的技术问题被对比文件公开了，对于专利文记载的其它的技术效果则不提及。以此来论证专利的技术特征已经被对比文件所公开。

《专利审查指南》并没有明确地给出上述方式是错误的具体法律依据。

《最高人民法院知识产权审判案例指导 第十一辑》第16示例 《中华人民共和国最高人民法院行政判决书（2018）最高法行再131号》中明确：“以一项技术特征同时实现多个方面的功能或者技术效果，是技术创新的重要方式之一。因此，如果说明书中明确记载了区别技术特征同时具有多个方面的功能和技术效果，那么在确定权利要求限定的技术方案实际解决的技术问题，以及其他对比文件是否公开该区别技术特征，现有技术整体上是否给出技术启示时，应当综合考虑该区别技术特征实际具有的所有功能和技术效果”。 以此来说服审查员。

第三，无论按以上的两种方式是否能够说服审查员，我们都应该把说明书中明确记载的，审查员遗漏的技术特征的某些功能和技术效果，写到答复审查意见通知书或答复无效宣告请求书的意见陈述书中去。并告诉审查员，如果无视且遗漏技术特征的某些功能和技术效果，在专利复审行政诉讼或专利无效行政诉讼阶段，会有如下的法律后果：

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十三条第一项规定：“当事人主张专利复审、无效宣告请求审查程序中的下列情形属于行政诉讼法第七十条第三项规定的“违反法定程序的”，人民法院应予支持：（一）遗漏当事人提出的理由和证据，且对当事人权利产生实质性影响的；”《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条：“行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（三）违反法定程序的；”。

根据以上法律依据来唤醒审查员和无效请求人。

具体的案例有《中华人民共和国北京知识产权法院行政判决书（2018）京73行初11862号》中明确：“无效程序中的听证原则，是指在作出审查决定之前，应当给予审查决定对其不利的当事人针对审查决定所依据的理由、证据和认定的事实陈述意见的机会，即审查决定对其不利的当事人已经通过通知书、转送文件或者口头审理被告知审查决定所依据的理由、证据和认定的事实，并且具有陈述意见的机会。”“被告作出被诉决定违反法定程序，依法应予撤销。”

三步法的第三步常见问题及对策

第一，审查员经常会在没有对比文件或公知常识公开专利的技术特征及技术作用、技术效果时，也即是在并没有证据时，就说“我们认为”如何如何。

对此，《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条明确规定：“【被告举证责任】被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。”　也即是我们常说的，对于行政机关来说，法无规定不可为。

也即是，在没有证据的情况下，我们要提醒审查员，其作出“我们认为”这样的行政行为的证据和法律依据是什么？

第二，审查员经常会在没有对比文件或公知常识公开专利的技术特征及技术作用技术效果时，也即是在并没有证据时，说这是“常规技术手段”。

无论是《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施细则》《专利审查指南》还是其它的法律文件，都没有常规技术手段可以来评价专利的创造性的规定。特别是，《专利审查指南》这样为审查员审查专利而制定的部门规章中，整本没有出现一处“常规技术手段”这样的字眼。审查员其以“常规技术手段”来评价专利的创造性这样的行政行为的证据和法律依据是什么？

第三，审查员经常会在没有对比文件或公知常识公开专利的技术特征及技术作用技术效果时，也即是在并没有证据时，说这是“惯用（技术）手段”。

《专利审查指南》第二部分第三章新颖性对惯用手段的明确的定义：“惯用手段的直接置换：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。”

就是说，当现有技术或公知常识中等同的技术特征在该技术方案中所起的技术作用、技术效果和本专利不同时，该等同的技术特征相对于本专利不是惯用手段。

第四，审查员经常会在没有对比文件或公知常识公开专利的技术特征及技术作用、技术效果时，也即是在并没有证据时，说这是“公知常识”。

除了《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条对行政机关工作人员的行政行为的规定，《专利审查指南》第二部分第八章实质审查程序也规定：“审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够提供相应的证据予以证明或说明理由。在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。” 

第五，针对以上第三点和第四点，在行政诉讼阶段，如果我们遇到装睡的法官，在没有证据证明有公知常识公开专利的技术特征及技术作用、技术效果，也没有证据证明专利技术特征及技术作用、技术效果被等同的惯用手段直接置换的情况下，说专利权人也没有提供不是公知常识的证据，因此认定专利的区别技术特征是公知常识时。我们要提醒法官，国知局应当对公知常识负有举证责任，而不是专利权人。法律依据如下：

《中华人民共和国行政诉讼法》第三十四条明确规定：“【被告举证责任】被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。”

如果法院的判决书错误地认定是专利权人负有对公知常识的举证责任时，在专利权人确认其专利具有创造性的情况下，可以到相关部门对法院的审判人员（法官）进行投诉，同时也可以在二审，再审、抗诉中提出。

第六，为了防止遇到装睡的法官时产生不利后果，可以提供以下证据证明专利技术特征及技术作用、技术效果不是本领域的公知常识或惯用技术手段：该行业的技术词典、技术手册等工具书、教科书、行业标准，行业龙头或有影响力的企业的产品手册、学术论文、技术报告、商业报告等，也可以请专利辅助人出庭作证。以证明在专利申请日之前，专利技术特征及技术作用技术效果在该行业和该产品中并不存在，不是本领域的公知常识。

（原标题：谈《专利审查指南》创造性评价在授权和确权阶段使用同一审查规定所带来的问题及对策）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：林晓群
编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：谈《专利审查指南》创造性评价在授权和确权阶段使用同一审查规定所带来的问题及对策（点击标题查看原文）

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