无效宣告请求程序中针对“明显错误”的修改

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“本文通过几个考量因素进行分析，如何判断专利权人所做的修改是否是针对明显错误进行的。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：周爽 北京铭硕知识产权代理有限公司

摘要

在无效宣告请求的审查过程中，专利权人可以对明显错误进行修正，但是如何判断专利权人所做的修改是否是针对明显错误进行的，往往充满争议。因此，笔者通过如下几个考量因素进行分析，以供读者进行讨论指正。

关键词：明显错误；说明书记载；唯一解释；优先权

01引 言

专利法实施细则第六十九条规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”此外，在《专利审查指南》中明确规定了，在无效宣告请求的审查过程中，可以对权利要求中明显错误进行修正。但是，在《专利审查指南》并没有规定何为“明显错误”。因此，发明或者实用新型专利的专利权人往往将一些并非是针对“明显错误”的修改归类于针对“明显错误”的修改，导致对原专利保护范围的扩大或扩大解释。

那么，对于发明或者实用新型专利的专利权人而言，如何判断是否是针对“明显错误”的修改，会影响到整个无效宣告程序的应对、以及后续专利权的维稳，差之毫厘失之千里，甚至导致整个发明或者实用新型被无效。

02“明显错误”的判定

所谓明显错误，是指本领域技术人员可以从说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出错误的内容，没有作其他解释的可能，即能够通过阅读权利要求书、说明书及附图可以得出唯一理解。

专利法第六十一条一款的规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。因此，“明显错误”不仅可以从权利要求书的上下文中判断出，还可以从说明书的上下文中判断出来。也就是说，当权利要求的内容有争议无法对发明或者实用新型专利权的保护范围进行界定时，可以使用说明书及附图对权利要求进行限定或解释。

需要注意的是，“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”必须是从说明书的上下文中清楚地判断出错误的内容，没有作其他解释的可能，即能够通过阅读说明书及附图可以得出唯一理解，没有作其他解释的可能。

笔者拙见，对于权利要求的“明显错误”而言，通常是本领域技术人员基于本领域通常用语、通常用语的关系，按照文本解释的一般原则，无法理解的情况下，才能认定为权利要求不清楚。需要注意的是，这种不清楚是否构成了“明显错误”，还需要结合本领域技术人员在阅读说明书和附图后的通常理解。在结合说明书进行理解时，需要是本领域技术人员在阅读说明书和附图后的通常理解，并不能扩大解释。此处所说的“扩大解释”是指无法从说明书及附图中唯一理解出的，有作其他解释的可能的解释。也就是说，当本领域普通技术人员对权利要求相关表述的含义可以清楚确定，且说明书又未对权利要求的含义作特别界定时，应当以本领域普通技术人员对权利要求自身内容的理解为准，而不应当以说明书记载的内容否定权利要求的记载，从而达到实质修改权利要求的结果。

03案例分析

1、专利权人

康某公司

2、无效请求人

田某

3、涉案实用新型专利

专利号为20162136****.7，专利申请日为2016年12月12日，优先权日为2015年12月11日，授权公告日为2018年2月9日，权利要求1如下：

“1.一种基于玻璃的制品，其特征在于，其包括：第一表面和与所述第一表面相对的第二表面，其限定了小于约3毫米的厚度(t)；以及沿着所述厚度延伸的应力分布，其中，在约为0t至高至0.3t以及大于约0.7t至t的厚度范围内的应力分布的所有点包括如下正切，其斜率的绝对值大于约0.1MPa/微米，其中，所述应力分布包括最大CS、DOC和小于约71.5/√(t)(MPa)的最大CT，其中，最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为2，以及其中，所述DOC大于或等于约0.1t，以及其中，当所述基于玻璃的制品破裂时，所述基于玻璃的制品破裂成小于或等于2块碎片/英寸²，其中，测试的样品尺寸为5cm乘5cm，即2英寸乘2英寸平方。”

4、案件基本事实

2019年7月23日，无效请求人田某请求国家知识产权局宣告专利号为20162136****.7的实用新型专利的权利要求全部无效。专利权人康某公司针对田某的无效宣告请求提交了意见陈述书和权利要求书的修改替换页，其中，将权利要求1中的“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为2”修改为“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为0.2”。

中华人民共和国国家知识产权局在第43619号无效宣告请求审查决定认定，专利权人于2019年9月23日针对权利要求书的修改不属于针对“明显错误”的修改，不符合专利审查指南的相关规定，无效宣告请求审查决定的审查基础为本专利授权公告的权利要求书，并宣告本专利权全部无效。

对此，专利权人康某公司不服，向中华人民共和国北京知识产权法院（以下简称一审法院）提起诉讼。专利权人康某公司提出：根据说明书[0012]段以及[0236]段记载“最大CT与表面CS的绝对值之比约为0.01-约0.2的范围内”，且优先权文件中记载的都是0.01至0.2，故可以确定权利要求1中的比值上限为2系明显笔误，该修改属于针对“明显错误”的修改，符合相关规定。一审法院于2022年8月29日作出（2020）京73行初14981号行政判决，驳回康某公司的诉讼请求。

在（2020）京73行初14981号行政判决书中，一审法院认为，本专利权利要求中最大CT与最大CS的绝对值之比只记载了上限为2，并未包括0.2，且说明书中[0351]段、[0355]段、[0360]段对于上述两种参数的比值上限存在“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为2”等多种表述，由此无法确定本专利中最大CT与最大CS的绝对值之比存在明显错误，也无法确定该比值的唯一正确的上限应为0.2。优先权文本与进入中国国家阶段时提交的中文文本并非必然一致，根据其内容也无法认定本专利存在明显错误，并不能作为本专利的修改依据。

康某公司不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高法院）提起上诉。上诉人康某公司提出：本领域技术人员在阅读完本专利权利要求之后可以确定，表面CS大于最大CT，因此权利要求1中的最大CT与最大CS的绝对值之比必然不能大于1，即明确了比值的上限2是一个明显的错误。另外，本专利说明书中多次提到了0.2的比值上限，以及优先权文件中记载的全部都是0.01至0.2，因此本领域技术人员必然可以确定0.01至0.2是唯一正确的修改方式。对此，最高法院于2024年11月14日作出（2023）最高法知行终607号行政判决，驳回康某公司的上诉请求，维持原判。

在（2023）最高法知行终607号行政判决书中，最高法院认为，无论是一审判决提到的本专利说明书[0351][0355][0360]段，还是康某公司提到的[0012][0236]段，均涉及最大CT与最大CS的绝对值之比的上限值，但是不同段落之间限定的上限值有所差异，例如，根据[0351]段记载的“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”可推断最大CT与最大CS的绝对值之比的上限值约为0.67；而[0360]段又明确记载最大CT与最大CS的绝对值之比的上限值为2。在此情形下，难以认定本专利权利要求对最大CT与最大CS的绝对值之比的上限值为2的记载存在明显错误。虽然优先权文本在某些情形下可帮助本领域技术人员理解权利要求，但由于其与进入中国国家阶段时提交的中文文本并非必然一致，故不宜仅依据优先权文本的记载对中文文本的权利要求作唯一解释。

案件焦点

本案焦点在于，在无效审查阶段将权利要求1中的“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为2”修改为“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为0.2”是否属于针对“明显错误”的修改。

从一审法院、最高法院的行政判决可以看出，权利要求书本身是否存在“明显错误”是可以结合本领域技术人员对说明书的通常理解来解释的。但是，这种解释只限于本领域技术人员基于说明书的记载，唯一地得出的解释，没有作其他解释的可能。在本案中，由于说明书中不仅仅记载了“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为0.2”，还在其他实施方式中记载了“所述表面CS是最大CT的1.5倍或更大”、“最大CT与最大CS的绝对值之比的上限值为2”这样的表述，因此，本领域技术人员基于说明书的记载无法得出“最大CT与最大CS的绝对值之比约为0.01至约为0.2”这样的唯一的解释，因此，一审法院、最高法院均认为难以认定本案权利要求对最大CT与最大CS的绝对值之比的上限值为2的记载存在明显错误。

同时，需要注意的是，一审法院、最高法院都指出，优先权文本与进入中国国家阶段时提交的中文文本并非必然一致，不能仅依据优先权文本的记载来判断专利存在明显错误，优先权文本不能作为专利的修改依据。

04结 语

综上可见，虽然在《专利审查指南》中规定，在无效宣告请求的审查过程中，可以对权利要求中的明显错误进行修正，但是在实践的过程中，还需要依据专利法第六十一条一款的规定来判断针对权利要求的修改是否属于针对“明显错误”的修改。而专利法第六十一条一款中规定的“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”并不是专利权人的尚方宝剑，专利权人不可以以说明书记载的内容否定权利要求的记载，从而达到实质修改权利要求的结果。想要达到修改权利要求中的“明显错误”的目的，必须是本领域技术人员基于说明书的记载唯一地推定得出的，其与“说明书显而易见”有着明显的区别。另外，由于优先权文本不能作为权利要求的唯一解释，因此也就不能作为专利权利要求的修改依据。

参考文献：

1、《专利审查指南2023》国家知识产权局指定，知识产权出版社、2024年1月第1版
2、无效审查决定第43619号
3、（2020）京73行初14981号行政判决
4、（2023）最高法知行终607号行政判决

（原标题：无效宣告请求程序中针对“明显错误”的修改）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：周爽 北京铭硕知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：无效宣告请求程序中针对“明显错误”的修改（点击标题查看原文）

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